第10章 物联网企业发明专利制度建设(2)

一、物联网企业专利技术服务合同

技术咨询与技术服务合同虽都属于当事人运用自己掌握的技术知识、信息为另一方当事人的技术问题提供技术服务，但两者存在如下区别：①技术服务合同的服务方需要服务方为委托方解决特定的某一项或几项技术问题；技术咨询合同顾问方只是为委托方进行决策提供参考性意见和方案，而不具体从事合同所指向的具体技术工作。②技术服务合同的服务方对为委托方完成的工作成果应保证质量，并对实施结果承担约定的责任，技术咨询合同是顾问方按照合同约定的条件向委托方提供参考性的咨询报告和意见，正常情况下不承担决策失误造成的损失责任；③技术服务合同一般发生在研究开发成果转让和技术项目实施之后，而技术咨询合同主要发生在研究开发技术成果和技术项目实施之前。技术服务合同最关键的点是服务和对价，服务标的内容和服务标准约定不清晰的话，则履行发生争议几乎是必然现象。这里的专利技术服务合同并非指服务方已经获得软件专利，而是指服务后首先能够保证技术的有效性，并可能申请到新的专利。合同的重点是技术服务而不是可能产生的专利。技术服务合同标的描述中应包括技术服务的术语及解释、要解决的问题、BUG不超过多少的要求、软件和硬件的配置关系、软件的可应用平台、培训、服务响应条款等。软件标的标准还应在具体指标方面细化。软件技术服务合同中还要约定对价如何支付和分阶段支付，约定违约责任、服务方是否转包、管辖权、软件委托方和服务方的权利义务、履行地点、侵权责任、所有权归属、声明保证、专利申请权利归属等，这些基本内容的约定根据具体情境来设置。

实际业务中，作为服务方和被服务方可能各有侧重，服务方往往对BUG要求、培训或响应条款简略设置，而被服务方不熟悉此类合同的话，则往往忽略相关要求，导致合同履行中付款后仍非常被动，履行过程中还似乎求着服务方一样。还有部分软件专利技术合同名为服务合同，实际条款却是许可合同，主要突出了许可内容和期限，对服务方面要求却基本没有，这些其实都是当事人不理解软件或物联网产业所导致。可见，以上专利技术服务合同基本条款为拟订所需，和其他合同审查要点并不冲突，服务方或被服务方都应注意法律服务方对软件合同条款的熟悉程度，注意合同中哪些应约入和哪些不应约入。另外，软件技术服务方如果是独立第三方的话，其提供技术服务往往需要开发方的源代码，需要和开发方协商，否则如果开发方破产，技术服务方无源代码则可能导致后续改进以及正在履行的服务合同面临问题。这个意义上讲，专利技术服务合同的履行在某种程度上和技术开发是互补关系。

二、物联网企业专利技术开发合同

技术开发合同是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同，包括委托开发合同和合作开发合同。其客体是尚不存在的有待开发的技术成果，其风险由当事人共同承担。技术开发合同和技术服务合同最重要的区别是技术是否现实存在。按照上面专利技术服务合同的定义，如果在技术服务过程中开发出了新的专利，则该合同实质上是软件专利服务合同和开发合同的结合，如果只是仅仅服务获得合理对价的话，则说明开发出的技术对实现合同目的作用不大，开发服务因非常小的对价而处于次要地位。之所以将上个合同命名为专利技术服务合同，考虑因素包含：①对价因素；②实现过程中并未强调实现方式而强调目的。由此可见，本书中区分专利技术开发合同和专利技术服务合同的关键是合同目的，这主要体现在鉴于条款中。

审查专利技术开发合同，其审查要点主要包括：

（1）开发项目的名称。开发项目名称可以界定合同本身。

（2）开发技术的内容。技术内容要准确、全面，描述的语言可以采用文字、图表等。应明确合同开发项目的技术领域，说明开发程度，说明是否能够直接运用到相关硬件中还是分批次实现，说明是书面资料还是实务产品。说明交付是磁盘形式还是光盘形式，或其他形式。实践中，一方很可能在双方合作研发期间自行研发了合同项目外的新产品，因此，研发内容界定准确非常重要，避免发生争议。

（3）专利应达到的标准。应说明开发成果的科技水平以及衡量和评定的主要技术指标和经济指标，避免使用领先、一流等模糊用语。

（4）研究开发计划。为了保证技术开发工作完成的时限，合同当事人应约定一个周密、合理的开发计划，应明确约定每一阶段中所要解决的技术问题、内容、标准及期限，可以约定提前完成的奖励。

（5）人员及各自权利义务，应明确谁来开发，委托方的配合义务，包括并不限于提供哪些具体资料和可能提供的资料，提供资料中技术秘密的归属和保密等。

（6）研究开发经费或者项目投资的数额及其支付、结算方式。根据委托开发和合作开发的不同，分别以不同方式来约定开发经费的提供、阶段支付、违约责任。如果是合作开发，有些技术开发合同的当事人一方可能需要提供设备、器材、专业技术人员和现有技术成果（包括专利技术和非专利技术）等资金以外的合作条件，应明确相关权利和义务、资产归属。技术开发合同经费结算方式主要有三种：经费包干、实报实销、对赌方式。当事人应在合同中约定具体方式，或结合采用各种方式，并约定开发经费不足时的补救等。技术开发合同成立后，技术开发出来后，往往会涉及专利申请权问题，如合作开发情况下，要事先考虑好专利申请权归属。值得注意的是，合作开发的一方可能再和其他方合作开发，此种情况下让开发法律问题更加复杂，应明确约定好相关权利义务。

（7）履行的期限、地点和方式。履行期限是指技术开发合同从开始履行到履行完毕的起止期限，履行地点是指当事人约定或推定的合同履行的具体地点。实践中，对合同履行地未约定或者约定不明确的，推定在研究开发方所在地履行。

（8）技术情报和资料保密。技术合同一般应当具有保密条款。订立这一条款，应注意以下几点：第一，注意保密义务的内容，如果保密义务内容约定不清晰则可能产生争议；第二，约定保密义务中的接触人员，并约定接触人员应和该当事方也签订保密协议；第三，约定保密义务的违约责任，一般约定违约金数额或约定可预见的直接和间接损失；第四，约定保密期限，可约定终生保密；第五、约定保密的责任承担人，可约定对方当事人承担责任，但必要情况下，可要求对方当事人提供某些关键员工单方保密承诺书。

（9）风险承担。由于开发合同开发成功与否不能确保，当事人双方根据具体情况，可在合同中对技术开发项目的风险责任作出合理的约定。具体内容包括但不限于：风险责任承担主体、风险责任分担原则及比例、风险责任承担方式。当事人一方发现可能导致研究开发失败或者部分失败的情况时，应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失；当事人一方没有及时通知另一方并采取适当措施，致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责任。

（10）技术成果的归属和使用。技术成果的归属和使用，当事人可以约定技术成果专利申请权归属、专利收益归属等。根据委托合同和合作开发合同的不同，当事人约定归属时需要注意约定归属的公平性和可执行性。

（11）技术成果验收条款。技术开发合同验收往往可以采用试验验收、专家验收、单方验收或约定的其他验收方式，如是委托开发合同，一般建议验收采用专家验收方式时，需考虑专家由谁聘请和费用承担。如合作开发合同，则验收尽可能采用试验验收方式。验收标准依据前面提到的软件专利应达到的标准来验收。

三、物联网企业专利技术转让合同

物联网企业专利技术转让合同中，常涉及软件专利技术转让和普通专利技术转让两类。应注意约定专利权利归属，如受让方签订合同，应首先明确专利剩余的有效期限，明确维持费用已经交付且在专利受让多少日内不能因专利维持费问题而导致专利无效，要求转让人声明和保证专利无权利上的瑕疵，不会被无效或被撤销，应约定如未来专利争议发生时，专利转让人是否负担律师费、诉讼费以及若最终败诉的责任承担。依据《中华人民共和国专利法》第四十七条“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。”尽管有此规定，但明显违反公平原则在实务中仍难以确认，因此明确约定较好。同时受让人注意应约定除现有附件中列明的专利许可外并无其他许可，专利也未进行任何质押。受让人应和转让人约定违约责任以及履行不能责任，约定专利在技术上能达到的效果，约定专利转让后转让人不得继续实施该专利以及其后原有许可合同收益的归属及转让方的配合义务。受让人同时还应清晰判断哪些技术或其他产品属于转让方搭售，判断搭售属于横向搭售还是纵向搭售，其搭售合法性和合理性。专利转让合同中，特别值得注意的是合同生效条件，不同于专利许可，专利转让合同生效条件是国家专利登记管理机关登记后才生效，因此，软件专利技术转让合同必须明确约定登记和配合事项。作为专利受让人风险相对较大，因此，受让人在支付价款方面还可以考虑有部分费用在达到一定条件后再支付，或要求一定保证金留存在受让方手中。另外，受让方还需要关注回授条款合法性，分析其是否构成了单方回授。

从转让方角度看，转让方最关心的是对价收到与否，以及对价支付的及时性和全面性。对价可以表现为多种形式，一般是现金或转账汇款，这种情况下转让方当然希望马上能获得全额支付，但一般受让方都要求分期支付。如果是分期支付情况下，主要是要约定分期支付的时间以及违约责任。比较麻烦的一种情况是对价不仅是现金或现金等价物，比如股权作为支付对价。由于股权支付需要办理转让手续，而股权本身对应的是企业净资产，净资产又面临不断变化的现实。此情况下，一般会约定最小净资产额，股权交接手续以及其他。具体情况不同，转让方需要约定的内容不同。转让方应尽量约定尽早获得支付及要求受让方提供更多保证金。其他方面，专利转让方可能还需要考虑评估权、审计权等条款。

实际业务中还有些其他问题需要考虑，如国有企业专利转让可能会涉及评估、审批等程序。对于涉外的软件专利转让，还需要考虑行业政策、需要批准与否、外汇和汇率事项等。涉外软件专利转让情况下，由于追偿难度大，因此更应谨慎进行。涉外软件合同的管辖，建议尽量约定仲裁条款。对于某些专利转让中约定无偿转让，实际业务中往往会考虑相关税收限制以及地方实际操作，部分地方对无偿转让的合同登记有限制。

四、专利技术居间合同

专利技术居间合同中，涉及转让方、居间方和受让方，权利义务必须约定清晰。

（1）居间报酬的支付主体和条件要明确。根据《合同法》，居间方促成交易的，有权要求委托人支付居间费用。在这方面有两点需要注意：首先，要在《居间合同》中明确谁支付居间费，是买方还是卖方？或是双方按比例分别支付。如果专利转让方特别要求“到手价”的话就需要与中介方书面约定清晰和明确，明确到支付的费用中是否包含税和其他费用，还是只包含费而不包含税。其次，对居间费的支付条件要约定明确，原则上是在中介方促成买卖双方签订《专利技术居间合同》时支付。但如居间方与委托方另有约定的，从其约定。比如可以约定合同签订时支付部分居间费，办理软件专利转让登记时支付部分居间费等。

（2）居间方的法律地位和责任要明确，尤其是约定“定金”条款时，在很多居间方参与的案例中，经常会碰到居间方要求受让方支付一笔定金，并称该定金是对方要求的，如果一方反悔，可对反悔方适用“定金罚则”；但往往事后发生纠纷后才发现该笔定金并未实际交付转让一方，导致定金未实际交付不发生法律效力，合同中应约定此情况下居间方的责任承担。另外，居间合同中居间方的通知、协助和催告义务及违约责任约定不清晰也常常导致扯皮，《软件专利技术居间合同》中应针对居间方约定其违约责任条款。值得注意的是：居间合同和代理合同是有区别的，在居间合同中，尽量不要将代理人的权利约定为居间人的权利。如尽量不要约定“由买卖双方及中介公司三方确定中介方是双方之代理人，有关定金、信息的转送由中介公司代为履行，即中介方收到即视为对方收到”这样条款，这样约定可能会导致居间人的角色和代理人角色混同，容易造成权利义务混乱。

（3）中介方代收款要当心。代收款方应有实力承担责任，如果无这个实力，则转让方应慎重考虑。如居间方无实力又实在需要居间方代收款，应尽量进行第三方监管。